Où l'on apprend qu'un poulet ne se transporte pas tout seul

Une marque visant des produits peut antérioriser une marque visant des services si le public pertinent considère ces produits et ces services dans leur complémentarité. En l'espèce, des services commerciaux peuvent être jugés similaires à de la viande à l'égard d'un public professionnel.

TPIUE, 14 mai 2013, n° aff. T-249/11

On aurait pu croire qu'en droit des marques, les produits vivraient séparément des services et que les uns ne pourraient jamais être considérés comme similaires aux autres. L'arrêt commenté revient sur ce préjugé.

S. est propriétaire d'une marque graphique nationale figurant un poulet et ne visant que des produits à base de viande. En 2008, M. dépose une marque graphique très ressemblante auprès de l'OHMI. Si la demande vise les « poulets », elle vise aussi divers services commerciaux.

L'opposition qui est alors formée n'aboutit par deux fois qu'à un refus partiel de la demande. L'OHMI considère que des services commerciaux ne sont pas similaires à de la viande et s'abstient donc de comparer les signes.

Ce faisant, l'Office a-t-il commis une erreur ? Le Tribunal relève que l'OHMI a bien identifié le public pertinent. Les services commerciaux s'adressent à des professionnels. Mais l'appréciation par l’Office de la similitude de tels services avec la viande est critiquée.

La différence de nature entre un produit et un service ne permet pas d'exclure une complémentarité entre eux. Ils peuvent être similaires, même si l'un ne peut se substituer à l'autre. Autant dire que la similitude n'implique pas que les secteurs économiques concernés par les produits et services en cause soient concurrents : la viande ne concurrence pas un service commercial, mais peut lui être complémentaire malgré tout.

Dès lors, l'erreur de l'Office est d'avoir occulté le fait qu'à l'égard de professionnels, un acheteur de volaille en gros peut s'attendre à ce qu'un producteur vende ses produits en proposant en sus un service commercial. Ledit service n'est pas induit par la simple exécution du contrat de vente, mais comporte un intérêt économique en soi. C'est pourquoi le public pertinent peut ici être amené à déduire de la proximité des marques un lien entre les parties. Un acheteur de poulets pourrait croire à un lien entre le vendeur et le transporteur de poulets, par exemple.

Ainsi un produit peut-il — si l'on ose dire — franchir la barrière des espèces le séparant d'un service, et réciproquement...

Vigoureux rappel des règles relatives à la déchéance pour cause de dégénérescence

L'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles subit une double cassation sur le fondement de l'article L. 714-6 du CPI.

Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-18907

La déchéance des droits du titulaire d’une marque est prononcée lorsque la marque est devenue, du fait du titulaire, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service désigné dans l’acte d’enregistrement. La règle, issue de l’article 12 § 2 sous a) de la directive 2008/95/CE, est fixée en des termes voisins à l’article L. 714-6 du CPI. En somme, le titulaire sera sanctionné si deux conditions de fond sont remplies : son inaction face à l’emploi de sa marque comme mode de désignation générique des produits ou services couverts et, condition plus objective, la perte de distinctivité du signe.

Si les juges versaillais ont, dans l’affaire en cause, convenablement caractérisé le premier élément, en revanche, s’agissant du second élément, leur raisonnement est censuré.

Le titulaire des marques « Christmas Tea » et « Sachet Cristal » servant à désigner du thé engagea une action en contrefaçon contre un concurrent qui employait lesdites dénominations pour son thé ; ce dernier opposa la déchéance des droits pour dégénérescence des marques.

Les juges du fond estimèrent que le titulaire avait fait preuve de « passivité face à l’emploi massif et amplement répandu de ces dénominations » et en déduisirent qu’il n’avait pas « préservé le caractère distinctif de ses marques ». Le raisonnement est censuré au motif que la perte de distinctivité constitue une seconde condition à vérifier et non une conséquence à déduire de la passivité du titulaire comme l’exprime la cour d’appel.

En effet, les juges du fond doivent rechercher si « les marques litigieuses étaient perçues par le public pertinent, constitué des utilisateurs et consommateurs finals, (…) comme une désignation usuelle ».

Une fois vérifiées les conditions de la déchéance, il appartient aux juges de déterminer la date à laquelle les marques ont perdu leur caractère distinctif. Ces circonstances de fait sont évidemment laissées à l’appréciation des juges du fond mais, ainsi que la présente décision le montre, la Cour de cassation exerce son contrôle sur leur motivation.

En l’espèce, la date retenue par les juges versaillais a paru arbitraire puisque la Cour de cassation retient que la décision se fonde « sur des pièces postérieures à cette date, sur des documents non datés et (…) sur une facture » antérieure.

Marque et adwords : la faute du titulaire d'une marque

Outre la condamnation du titulaire d'une marque s'opposant à son emploi comme mot-clé, l'arrêt revient sur la question de l'acquisition de la distinctivité par l'usage.

Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-15534

Cet arrêt a pour premier intérêt de préciser la sanction encourue par le titulaire d’une marque qui, brandissant son droit exclusif, obtient indûment du fournisseur d’un service de référencement qu’il supprime les annonces des concurrents utilisant la marque du premier comme mot-clé.

Le titulaire de la marque « dict.fr » constate l’emploi par un concurrent de sa marque comme mot-clé dans le cadre du programme publicitaire Adwords », puis sollicite de Google de « faire les démarches nécessaires pour que son seul site internet « dict.fr » sorte sur la requête dict.fr ». Google s’exécute.

Cette intervention du titulaire de la marque fait penser à la notification que le législateur a prévue à l’article 6 I-5 de la LCEN. Cependant, l’objet de la demande adressée à Google en l’espèce semble aller bien au-delà du signalement d’un contenu prétendument illicite hébergé ; elle vise à obtenir de Google qu’il intervienne techniquement pour assurer l’exclusivité de l’usage du syntagme « dict.fr » à son profit.

On sait que la jurisprudence n’interdit l’usage de la marque d’autrui dans ce contexte qu’à la condition que la publicité ainsi réalisée ne permette pas ou permette seulement difficilement à l'internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l'annonce proviennent du titulaire de la marque ou d'une entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d'un tiers. Les juges du fond ayant considéré que tel n’était pas le cas, la Cour de cassation les approuve d’avoir conclu à l’existence d’une déloyauté fautive. Elle affirme que le titulaire de la marque a privé indûment son concurrent « d’un moyen d’accéder à une clientèle pour lui proposer son service » ; cette faute privant le concurrent « de la possibilité de générer un chiffre d’affaires important ».

L’autre intérêt de l’arrêt est de revenir sur le régime de l’acquisition de la distinctivité d’une marque par l’usage, lorsque la distinctivité a été obtenue après l’enregistrement de la marque. L’article 3. 3 de la directive 89/104/CEE (puis de la directive 2008/95/CE) laisse aux États membres la possibilité d’étendre le bénéfice de la mesure dans cette hypothèse ; les juges, dans le silence de l’article L. 711-2 du CPI, retiennent qu’un signe « qui a été enregistré comme marque, alors qu'il était dépourvu de caractère distinctif, peut acquérir ultérieurement un tel caractère par l'usage qui en est fait, à titre de marque ».

Crédits photo: logo Google Adwords 

Des conditions relatives à la marque s'agissant du régime fiscal d'apport partiel d'actif

Pour bénéficier du régime de faveur en cas d'apport partiel d'actif, le droit d'usage de la marque doit être conféré de manière à assurer le fonctionnement pérenne de l'activité.

Cass. com., 29 janv. 2013, n° 12-12966

Les apports partiels d’actifs portant sur l’apport de branche complète d'activité bénéficient d’un régime fiscal de faveur qui permet le report d’imposition des plus-values et des impositions directes (CGI, art. 210 A et B). Dans ces opérations courantes qui ne donnent pas lieu à une contrepartie pécuniaire mais à l’émission de titres au profit de l’apporteur, la neutralité fiscale est un enjeu essentiel.

Dans la mesure où les apports partiels incluent souvent dans leur champ des actifs immatériels, notamment des marques, l’arrêt commenté mérite une attention particulière.

En effet, dans cette affaire, le bénéfice du régime de faveur avait été accepté s’agissant d’un apport de branche autonome car la concession sans aucune réserve de l'utilisation d’une marque ainsi que le transfert du bénéfice de toutes marques et brevets afférents à l'exploitation caractérisaient le transfert complet des éléments essentiels de l'activité.

Mais la Cour de cassation accueille pourtant le pourvoi de l’administration fiscale et casse l’arrêt en jugeant que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision faute d’avoir recherché « si le droit d'usage de la marque était conféré de manière à assurer le fonctionnement pérenne de l'activité apportée ».

Pour comprendre cette décision en apparence étonnante, il faut savoir que l'apport effectué portait sur une activité de franchisage, dont le mode de gestion est basé sur la transmission d'une image identifiable par une marque, de sorte que pour pouvoir fonctionner, le franchiseur doit effectivement posséder durablement la marque.

Or le traité d’apport ne concédait qu’un droit non exclusif, ce qui a motivé la cassation, la Cour ayant considéré qu’un tel droit simple ne permettait pas un fonctionnement pérenne.

C’est contestable, car la pérennité d’une activité sous une marque tient aux conditions de durée et éventuellement de résiliation de la licence de marque. La non-exclusivité d’un droit de marque n’est pas nécessairement de nature à empêcher une activité pérenne.

Les praticiens retiendront que cette décision remet en cause les opérations d’apport incluant des licences de droits non exclusifs, en particulier pour les activités fortement liées au droit sur la marque, comme par exemple la franchise.

Imitation « au point de vue héraldique » de l'emblème de l'Europe

Le Tribunal juge que la marque reprenant l'emblème de l'Europe en constitue une imitation d'un point de vue héraldique, source de confusion pour le public.

TPIUE, 15 janv. 2013, n° T-413/11, Welte-Wenu GmbH c/ OHMI

La Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle interdit, à l’article 6 ter § 1 sous a) et b), l’enregistrement et l’utilisation comme marque d’un signe reproduisant ou imitant les « armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État des pays de l’Union » et des « organisations internationales intergouvernementales ». La règle est traduite, pour les marques nationales, à l’article 3, § 1 sous h) de la directive 2008/95/CE (art. L. 711-3 a) du CPI) et, pour les marques communautaires, à l’article 7 § 1, sous h) du règlement n° 207/2009.

Une marque communautaire reproduisant 12 étoiles sur un fond bleu encerclant la représentation d’un arbre de transmission avec au centre les lettres « EDS » a été délivrée par l’OHMI en 2001 pour désigner des arbres de transmission. La Commission européenne demanda la nullité de cette marque au motif qu’elle constituait une « imitation au point de vue héraldique » des emblèmes du Conseil de l’Europe et de l’Union européenne.

L’OHMI finit par admettre la nullité de la marque ; son titulaire forma un recours devant le Tribunal de l’Union qui confirme la nullité.

Les occasions d’apprécier le raisonnement conduisant à écarter un signe sur le fondement de l’article 6 ter de la Convention de Paris ne sont pas si fréquentes (TPICE, 21 avril 2004, T-127/02 — CJCE, 16 juillet 2009, C-202/08 P), notamment lorsqu’il s’agit de l’imitation d’un « point de vue héraldique » d’un emblème officiel. L’appréciation de l’imitation est une démarche récurrente du droit des marques dans le but d’évaluer le risque de confusion, mais sur le fondement de l’article 6 ter, le raisonnement est différent puisque l’imitation conduisant le cas échéant au refus d’enregistrer la marque (ou à son annulation) découle de la comparaison des blasons ou des emblèmes en cause (autrement dit « au point de vue héraldique »).

Les juges s’attachent ensuite à vérifier que le signe suggère dans l’esprit du public, un lien entre l’organisation en cause et les signes officiels imités, selon le point c) de l’article 6 ter § 1. Pour le Tribunal, ce lien est établi si le public peut « considérer, en raison de la présence dans ladite marque de l’emblème d’une organisation internationale intergouvernementale, que ces produits ou ces services bénéficient de l’approbation ou de la garantie de cette organisation »…

Effets de l'ouverture à la concurrence des services postaux sur les marques de La Poste

La Poste n'étant plus en situation de monopole pour proposer un service de bureau de poste, elle ne peut s'opposer à l'utilisation dans leur sens courant des termes « bureau de poste » pour désigner une telle activité ouverte à la concurrence.

Cass. com., 29 janv. 2013, n° 11-28596

Fort logiquement, compte tenu des rapports étroits qui lient la concurrence et les marques, la libéralisation du marché des services postaux produit des effets sur les signes susceptibles d’être réservés à titre de marque. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’affirme ici avec force.

La Poste, titulaire de plusieurs marques, se plaignait notamment d’un emploi de ses marques semi-figuratives « La Poste », « Écopli » et « Postimpact » sur le site web d’une société d’édition de logiciels de dématérialisation de documents. Elle obtint de la cour d’appel de Paris une condamnation pour contrefaçon.

Pas moins de trois moyens aboutissent à la cassation de cet arrêt ; parmi eux, il en est un qui mérite une plus grande attention. La cour d’appel, appréciant la contrefaçon, s’en tient à la vérification du risque de confusion et juge que l’expression « bureau de poste » renvoie à La Poste dès lors que celle-ci, « eu égard à sa situation de monopole pendant plusieurs siècles, a été la seule autorisée à en ouvrir sur le territoire national et que le public sera amené à croire que l’expression « bureau de poste électronique privé » correspond à une évolution moderne du service traditionnel de bureau de poste offert par la société La Poste ».

Ce faisant, la décision de la cour d’appel ferait renaître, par le jeu du droit des marques, la situation de monopole de La Poste en lui garantissant l’usage exclusif d’un terme devenu nécessaire aux concurrents pour désigner leur activité.

L’affaire est très intéressante car cette question révèle en vérité un problème de distinctivité qu’il n’est pas possible de résoudre sur le fondement de l’article L. 711-2 du CPI qui commande de vérifier la condition au jour de l’enregistrement, ni sur celui de la dégénérescence qui impose, en application de l’article L. 714-6 du CPI, que la perte de distinctivité soit le fait du titulaire.

La Cour de cassation se contente de viser l’article L. 713-3 du CPI pour prononcer la cassation, mais c’est d’un principe supérieur dont il s’agit ici : la liberté de la concurrence.

Crédits: Logo La Poste

À propos de la contrefaçon des marchandises en transit sur le territoire de l'Union européenne

L'atteinte au droit de marque est constituée lorsque des marchandises contrefaites ont fait l'objet d'une importation, peu important que celles-ci aient été transbordées.

Cass. crim., 27 févr. 2013, n° 11-81559

Dans cette affaire importante de contrefaçon de cigarettes de grandes marques saisies en cours de transbordement au port du Havre, en provenance de Chine et à destination de la Mauritanie, les prévenus avaient été relaxés du chef d'importation de marchandises contrefaites au motif que les marchandises étaient en transbordement et non pas placées sous régimes douaniers.

Depuis la décision Nokia-Philips (CJUE, 1^er déc. 2011, aff. C-446/09 et C-495/09) qui a fait grand bruit en décidant que les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union sous un régime suspensif (de transit) ne peuvent être considérées comme contrefaisantes, les possibilités d’intervention des douanes sur les marchandises suspectées de contrefaçon en transit ou en transbordement, sont fortement réduites.

D’ailleurs, à la suite de cet arrêt, et depuis début 2012, les douanes françaises ont cessé toute intervention sur les marchandises suspectes en transit ou en transbordement.

La Cour casse pourtant la décision en répliquant que, dans la mesure où il résultait des constatations des juges d’appel que des marchandises contrefaites avaient fait l'objet d'une importation, l’infraction était caractérisée, peu important que celles-ci aient été transbordées.

Les faits étaient certes antérieurs à la loi du 9 mars 2004 qui a modifié l'article L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle pour y introduire l'incrimination du transbordement.

Mais en retenant que le transbordement n'est que l'une des phases de l'importation ou de l'exportation, la Cour rend une décision dont on peut douter qu’elle soit conforme à la jurisprudence communautaire. En effet, il n’y avait pas, semble-t-il, dans cette affaire, de mise dans le commerce des marchandises sur le territoire de l’Union, mais bien un simple acte de transbordement.

Alors que le projet de révision du règlement n°1383/2003 ne semble pas devoir remettre en cause des conclusions de l’arrêtNokia-Philips, il faut peut-être y voir une forme de résistance des juridictions françaises ou d’encouragement à une modification significative de la réglementation pour redonner aux douanes leurs capacités d’intervention.

C’est louable car les entreprises européennes sont pénalisées par cette fiction juridique du régime du transit ou du transbordement qui fait échapper ces marchandises à leur contrôle.

La marque communautaire semi-graphique au piège de la revendication d'ancienneté

La revendication d'ancienneté d'une marque communautaire se heurte à la différence non négligeable de couleur d'avec les marques antérieures.

TPIUE, 20 févr. 2013, n° T-378/11

Une société F. est propriétaire d’un signe semi-graphique par l’effet d’une marque allemande de 1967 et d’une marque internationale de 1970 couvrant plusieurs autres pays européens. Ce signe forme une croix mentionnant le mot « MEDINET ». F. dépose en 2009 à l’OHMI un signe représentant la même croix et comportant le même mot.

F. conçoit alors de revendiquer l’ancienneté des premières marques. L’article 34 RMC offre au déposant d’agréger des marques nationales antérieures à sa marque communautaire, au point qu’en cas de disparition des premières, celles-ci survivent à travers la marque communautaire. F. convoite dès lors une marque unique qui soit réputée protégée depuis 1967 et 1970 dans les pays historiques et depuis 2009 dans les pays où elle n’avait pas encore requis protection.

En usager confiant dans les informations publiés par l’OHMI, F. se reporte au paragraphe 5.5 des directives relatives à l’examen (partie B). On y lit : « Pour ce qui concerne les marques figuratives, l'examinateur soulève une objection si l'apparence des marques est caractérisée par une différence manifeste. » F. sait que la forme de son dépôt communautaire n’est pas strictement identique aux précédents : la marque a d’abord été déposée sous forme d’une photographie du poinçon matériel appliqué sur les produits, alors que seul son dessin est déposé à l’OHMI. Mais F. considère que la différence n’est pas « manifeste ».

C’est alors que, par trois fois, sa requête est rejetée, jusqu’à l’arrêt commenté. Celui-ci rappelle le principe suivant : « Un signe est identique à une marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant cette marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen » (pt. 27).

En l’espèce, les vieilles marques sont or, tandis que le signe de 2009 est noir et blanc, ne s’attachant ainsi à aucune couleur particulière.

Pour le Tribunal, la couleur n’est pas un caractère négligeable aux yeux du consommateur. Eu égard aux effets sensibles de l’article 34, l’identité des signes s’interprète strictement, en ce sens qu’il est interdit de modifier dans le dépôt communautaire la forme des marques anciennes.

Application du critère de la « position distinctive autonome »

Il n'est pas exclu que, dans un cas particulier, une marque antérieure utilisée par un tiers dans un signe composé conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, sans pour autant en constituer l'élément dominant.

TPIUE, 7 mars 2013, n° T-247/11, FairWild Foundation c/ OHMI

L’appréciation du risque de confusion entre deux marques repose sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent car le consommateur, enseigne la jurisprudence communautaire, perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Il faut donc comparer les marques en cause chacune dans son ensemble même si, parfois, lorsque la marque est complexe, l’impression d’ensemble peut être dominée par un ou plusieurs de ses composants.

Ce raisonnement cède devant un cas particulier qui a été exposé dans l’arrêt Medion de la CJCE (6 oct. 2005, C-120/04) chargée d’interpréter l’article 5 § 1, sous b) de la directive sur les marques nationales. L’hypothèse était celle d’une marque antérieure reprise par un tiers dans un signe composé de plusieurs termes (« Life » repris dans « Thomson Life »). Dans ce cas, il est permis de penser que l’impression d’ensemble de chacune des marques est différente si l’on veut bien admettre que le signe composé est dominé par « Thomson ». La Cour a cependant retenu que le terme « Life », qui n’est pas dominant dans le signe composé, dispose d’une « position distinctive autonome ». Le recours à la notion de position distinctive autonome permet donc d’établir, dans de telles circonstances, l’existence d’un risque de confusion conduisant à retenir la contrefaçon.

Le présent arrêt recourt à cette notion dans des circonstances un peu différentes de celles de l’affaire Medion. Le conflit opposait en l’espèce les titulaires des marques « Wild » d’une part et « FairWild » d’autre part. Constatant tout d’abord que le terme « wild » dispose d’un caractère distinctif moyen et qu’il reste « clairement perceptible en tant que tel » dans la marque composée, puis que « Fairwild » ne forme pas une « unité logique dans laquelle l’élément « wild » serait fusionné », le Tribunal en déduit que ce dernier élément occupe une position distinctive autonome.

Dans l’affaire Medion, l’élément occupant une position distinctive commune dans le signe composé était couplé à la dénomination d’une entreprise très connue (Thomson) ; en l’espèce rien de tel, l’élément « fair » ne domine pas l’ensemble d’une manière indiscutable.

Un tel élargissement du « cas particulier » n’est cependant pas une première (v. TUE, 25 mars 2010, T-5/08 à T-7/08, Nestlé).

Crédits: FairWild logo

Interprétation large de la notion de « tiers » visé à l'article 9 § 1 du règlement sur la marque communautaire

Le droit exclusif du titulaire d'une marque communautaire d'interdire à tout tiers de faire usage de signes identiques ou similaires s'étend au tiers titulaire d'une marque communautaire postérieure sans qu'il soit nécessaire d'obtenir au préalable la nullité de cette dernière.

CJUE, 21 févr. 2013, n° C-561/11, c/ Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza

L’article 9 § 1 du règlement 207/2009 sur la marque communautaire investit le titulaire d’une marque communautaire du droit d’interdire à tout tiers de faire usage d’un signe créant un risque de confusion avec sa marque. Ce pouvoir d’interdire, que l’on retrouve à l’article 5 § 1 de la directive 2008/95/CE sur les marques nationales, constitue la poutre maitresse du système puisqu’il permet, tout à la fois, de préserver la fonction essentielle de la marque et d’assurer la défense d’une propriété.

La force du principe n’est pas douteuse lorsque l’atteinte provient d’un signe (non enregistré) utilisé par un tiers ; l’est-elle lorsque le signe en cause a été enregistré comme marque postérieurement ?Autrement dit, faut-il prendre des précautions particulières lorsque l’atteinte vient d’une marque au motif que l’enregistrement a transformé le signe sur le plan juridique ? L’examen au fond du signe et la publication de la demande organisée pour permettre aux tiers de s’opposer à l’enregistrement ne créent-ils pas une situation qui impose, préalablement à l’action en contrefaçon, un réexamen par le juge de la validité de l’enregistrement ?

Le titulaire d’une marque communautaire, assigné en contrefaçon par le titulaire d’une marque antérieure, le soutenait et affirmait que le droit issu de l’article 9 § 1 ne peut être exercé qu’à l’encontre d’un tiers faisant usage d’un signe non enregistré. Dans sa situation, une action en nullité de sa marque communautaire aurait dû être engagée, avant d’envisager d’autres poursuites sur le terrain de la contrefaçon.

En vérité, rien ne justifie un tel détour par l’action en nullité : ni le texte de l’article 9 § 1, ni l’esprit de la réglementation. En sondant le règlement, on trouve même des dispositions qui conduisent à écarter une telle interprétation comme celles de l’article 54 du règlement relatif à la forclusion par tolérance.

Au demeurant, la question a déjà été tranchée par la CJUE à propos de dessins et modèles (CJUE, 16 février 2012, C-488/10 : LEPI avril 2012, n°60) ; elle confirme cette solution. L’article 9 § 1 n’impose pas que la nullité de la marque soit déclarée au préalable.

Crédits: logo Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza