Le droit exclusif du titulaire d'une marque communautaire d'interdire à tout tiers de faire usage de signes identiques ou similaires s'étend au tiers titulaire d'une marque communautaire postérieure sans qu'il soit nécessaire d'obtenir au préalable la nullité de cette dernière.
CJUE, 21 févr. 2013, n° C-561/11, c/ Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza
L’article 9 § 1 du règlement 207/2009 sur la marque communautaire investit le titulaire d’une marque communautaire du droit d’interdire à tout tiers de faire usage d’un signe créant un risque de confusion avec sa marque. Ce pouvoir d’interdire, que l’on retrouve à l’article 5 § 1 de la directive 2008/95/CE sur les marques nationales, constitue la poutre maitresse du système puisqu’il permet, tout à la fois, de préserver la fonction essentielle de la marque et d’assurer la défense d’une propriété.
La force du principe n’est pas douteuse lorsque l’atteinte provient d’un signe (non enregistré) utilisé par un tiers ; l’est-elle lorsque le signe en cause a été enregistré comme marque postérieurement ?Autrement dit, faut-il prendre des précautions particulières lorsque l’atteinte vient d’une marque au motif que l’enregistrement a transformé le signe sur le plan juridique ? L’examen au fond du signe et la publication de la demande organisée pour permettre aux tiers de s’opposer à l’enregistrement ne créent-ils pas une situation qui impose, préalablement à l’action en contrefaçon, un réexamen par le juge de la validité de l’enregistrement ?
Le titulaire d’une marque communautaire, assigné en contrefaçon par le titulaire d’une marque antérieure, le soutenait et affirmait que le droit issu de l’article 9 § 1 ne peut être exercé qu’à l’encontre d’un tiers faisant usage d’un signe non enregistré. Dans sa situation, une action en nullité de sa marque communautaire aurait dû être engagée, avant d’envisager d’autres poursuites sur le terrain de la contrefaçon.
En vérité, rien ne justifie un tel détour par l’action en nullité : ni le texte de l’article 9 § 1, ni l’esprit de la réglementation. En sondant le règlement, on trouve même des dispositions qui conduisent à écarter une telle interprétation comme celles de l’article 54 du règlement relatif à la forclusion par tolérance.
Au demeurant, la question a déjà été tranchée par la CJUE à propos de dessins et modèles (CJUE, 16 février 2012, C-488/10 : LEPI avril 2012, n°60) ; elle confirme cette solution. L’article 9 § 1 n’impose pas que la nullité de la marque soit déclarée au préalable.
Crédits: logo Federacion Canina Internacional de Perros de Pura Raza
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