Application du critère de la « position distinctive autonome »

Il n'est pas exclu que, dans un cas particulier, une marque antérieure utilisée par un tiers dans un signe composé conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, sans pour autant en constituer l'élément dominant.

TPIUE, 7 mars 2013, n° T-247/11, FairWild Foundation c/ OHMI

L’appréciation du risque de confusion entre deux marques repose sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent car le consommateur, enseigne la jurisprudence communautaire, perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Il faut donc comparer les marques en cause chacune dans son ensemble même si, parfois, lorsque la marque est complexe, l’impression d’ensemble peut être dominée par un ou plusieurs de ses composants.

Ce raisonnement cède devant un cas particulier qui a été exposé dans l’arrêt Medion de la CJCE (6 oct. 2005, C-120/04) chargée d’interpréter l’article 5 § 1, sous b) de la directive sur les marques nationales. L’hypothèse était celle d’une marque antérieure reprise par un tiers dans un signe composé de plusieurs termes (« Life » repris dans « Thomson Life »). Dans ce cas, il est permis de penser que l’impression d’ensemble de chacune des marques est différente si l’on veut bien admettre que le signe composé est dominé par « Thomson ». La Cour a cependant retenu que le terme « Life », qui n’est pas dominant dans le signe composé, dispose d’une « position distinctive autonome ». Le recours à la notion de position distinctive autonome permet donc d’établir, dans de telles circonstances, l’existence d’un risque de confusion conduisant à retenir la contrefaçon.

Le présent arrêt recourt à cette notion dans des circonstances un peu différentes de celles de l’affaire Medion. Le conflit opposait en l’espèce les titulaires des marques « Wild » d’une part et « FairWild » d’autre part. Constatant tout d’abord que le terme « wild » dispose d’un caractère distinctif moyen et qu’il reste « clairement perceptible en tant que tel » dans la marque composée, puis que « Fairwild » ne forme pas une « unité logique dans laquelle l’élément « wild » serait fusionné », le Tribunal en déduit que ce dernier élément occupe une position distinctive autonome.

Dans l’affaire Medion, l’élément occupant une position distinctive commune dans le signe composé était couplé à la dénomination d’une entreprise très connue (Thomson) ; en l’espèce rien de tel, l’élément « fair » ne domine pas l’ensemble d’une manière indiscutable.

Un tel élargissement du « cas particulier » n’est cependant pas une première (v. TUE, 25 mars 2010, T-5/08 à T-7/08, Nestlé).

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