Point de départ du délai pour agir en revendication d'un brevet européen

La Cour de cassation fait produire à l'article L. 614-13 du CPI un effet procédural qui, en pratique, étend sensiblement le temps pour agir en revendication d'un brevet produisant ses effets en France.

Cass. com., 7 janv. 2014, n° 12-28883

« L’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle », énonce l’article L. 611-8 du CPI. La formulation des deux éléments nécessaires pour apprécier la recevabilité d’une telle action apparaît donc clairement ; le point de départ du délai, parfois délicat à fixer en application de l’article 2224 du Code civil, correspond, en cette matière, à une date fixée par l’office des brevets. Le présent arrêt montre pourtant que la détermination du point de départ peut se révéler délicate lorsque le brevet européen revendiqué s’est substitué à un brevet français.

En l’espèce, le titulaire d’un brevet français obtenu en juin 2000 et d’un brevet européen couvrant la même invention, dont la délivrance fut publiée en juillet 2002, fut assigné en revendication du titre européen. Engagée en novembre 2004, l’action en revendication du titre national était, sans aucun doute, prescrite, en revanche, s’agissant du titre européen l’hésitation était permise.

Par un arrêt infirmatif en date du 11 septembre 2012 (CA Colmar, 11 sept. 2012, n° 08/01612 : Propr. industr. 2013, comm. 8, obs. P. Vigand), la cour d’appel de Colmar déclara l’action irrecevable comme prescrite. Elle considéra que la date de la délivrance du brevet français devait être l’amorce du délai ; son arrêt est cassé au motif que « le brevet européen, en ce qu'il désigne la France, s'étant substitué totalement au brevet français à compter du 3 avril 2003, soit antérieurement à l'introduction de l'action en revendication, le délai de prescription triennale pour agir en revendication du titre européen n'a commencé à courir qu'à compter du 3 juillet 2002 ».

L’hésitation provient du lien étroit qui unit le titre national et le titre européen dans son expression française : il s’agit de la même invention décrite et revendiquée de manière apparemment identique, le titre européen ayant été obtenu sur la base d’une priorité invoquée lors du dépôt du titre français. Au regard de ce lien, la cour d’appel en déduisit la « nécessaire solidarité des prescriptions ».

En visant l’article L. 614-13 du CPI, la Cour de cassation fait donc produire un effet procédural au mécanisme de substitution décrit par le premier alinéa de ce texte. Il est précisé que le brevet français cesse de produire ses effets lorsque le brevet européen délivré se trouve consolidé par la disparition du risque d’une opposition. Ainsi, lorsque l’action en revendication est engagée (nov. 2004), le brevet français est déjà éteint par le jeu de la substitution qui s’est produite en avril 2003. Le point de départ ne peut être, à suivre la Cour de cassation, que la date de publication de la délivrance (juill. 2002) du seul titre en vigueur au jour de l’assignation. Il y a cependant un artifice à computer ainsi le délai, car la solution n’est obtenue que si l’on raisonne à rebours, c’est-à-dire en partant de la date de l’assignation pour remonter le temps de trois années. On rencontre alors en premier lieu l’événement décisif de la substitution, puis celui de la publication. Mais, si l’on suit la chronologie normale des choses, à la date de la publication, il n’est pas possible d’agir ne sachant si et quand substitution il y aura.

L’effet pratique de cette solution est de permettre un allongement du temps pour agir en revendication d’un titre produisant ses effets sur le territoire français.

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Le délai de recours en restauration n'est pas prolongeable

Les dispositions de l'article 643 du Code de procédure civile ne sont pas applicables aux recours présentés au directeur général de l'INPI, sur le fondement de l'article L. 612-16 du CPI.

Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-15127, Hyundai

La procédure de l’article L. 612-16 du CPI, communément appelée recours en restauration, permet à un breveté d’éviter la perte de ses droits s’il a omis de respecter un délai à l’égard de l’INPI. La décision appartient au directeur de l’INPI. Afin de préserver la sécurité juridique des tiers, ce recours est soumis à des conditions strictes :

- le breveté doit justifier d’une excuse légitime,

- le recours doit être présenté dans les deux mois de la cessation de l’empêchement, et au plus tard dans un délai d'un an à compter de l’expiration du délai non observé,

- l’acte non accompli doit l’être dans ces délais.

Le CPI ne prévoit aucune possibilité d’augmenter ces délais, notamment pour raisons de distance.

En l’espèce, le breveté coréen qui, avant l’entrée en vigueur du protocole de Londres qui a supprimé cette obligation, avait omis de déposer la traduction française de son brevet européen à l’INPI, avait déposé son recours en restauration plus de deux mois après la publication au BOPI de la non remise de cette traduction. Le directeur de l’INPI avait donc déclaré ce recours irrecevable.

Devant la cour d’appel de Paris, était invoqué le bénéfice de l’article 643 du CPC qui octroie aux étrangers devant les juridictions françaises un délai de distance de deux mois. La cour avait rejeté le recours sans répondre expressément à cette demande. La Cour de cassation rejette le pourvoi en indiquant que la cour d’appel n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes puisque le directeur de l’INPI n’est pas un organe juridictionnel.

Dans une affaire déjà ancienne (CA Paris, 1^er juin 1994 : PIBD 575, III, p.497), la même cour de Paris avait indiqué que le délai de recours en restauration n’était pas un délai de prescription susceptible d’être interrompu par l’introduction d’une action en justice portée devant une juridiction incompétente.

Il faut donc être très diligent lorsqu’on constate le non-accomplissement d’une formalité entraînant la perte d’un droit de brevet et que l’on se trouve dans la période maximale d’une année indiquée ci-dessus. Le délai de deux mois est une dernière chance.

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Une action en contrefaçon ratée n'est pas un abus de procédure

Le droit d'agir en contrefaçon n'est susceptible de dégénérer en abus ouvrant droit à réparation que s'il est exercé de mauvaise foi, par intention de nuire, ou par légèreté blâmable équipollente au dol.

CA Paris, 30 janv. 2013, n° 11/0526, Cycles Lapierre c/ Sté José Alvarez

Lorsqu’on est défendeur à une action en contrefaçon, la prudence commande souvent d’interrompre la commercialisation des matériels litigieux dans l’attente de la décision des juridictions saisies. Cette décision est lourde de conséquences économiques pour le défendeur dont les investissements correspondants sont perdus, même s’il est ultérieurement blanchi du grief de contrefaçon.

Il est classique que le défendeur à une action en contrefaçon demande reconventionnellement la condamnation du breveté à des dommages-intérêts pour procédure abusive, en alléguant des pertes subies du fait de l’arrêt de commercialisation des matériels litigieux et/ou de l’atteinte à son image causée par la saisie-contrefaçon lorsque celle-ci, comme en l’espèce, s’est déroulée publiquement.

La cour d’appel avait suivi la thèse du défendeur et condamné le demandeur ayant échoué dans son action en contrefaçon à lui verser 80 000 € pour compenser le préjudice subi en raison de l’arrêt de la commercialisation des VTT litigieux, considérant que cet arrêt avait été provoqué par les poursuites en contrefaçon.

La Cour de cassation a cassé l’arrêt en indiquant qu’un tel motif ne caractérise pas l’existence d’une faute pouvant être mise à la charge du demandeur en contrefaçon.

La Cour de renvoi rappelle, en termes particulièrement clairs, un principe constant du droit français qui est que le droit d’ester en justice n’est susceptible de valoir une sanction à celui qui l’exerce, lorsque son action n’est pas couronnée de succès, que s’il est exercé de manière abusive. Et la preuve de cet abus est à la charge du défendeur qui l’invoque. Les mesures de prudence que ce dernier a pu prendre à titre conservatoire sont de son seul fait.

Ceci est parfaitement légitime. On porterait un coup fatal à la valeur des brevets d’invention, si l’on exposait le breveté qui défend son droit à des représailles pécuniaires pour la seule raison que sa demande aura été jugée mal fondée. À l’heure où l’on cherche à rendre attractive la propriété industrielle, ce serait contreproductif.

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« L'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet » constitue le troisième élément du « paquet brevet »

L'accord international établissant la juridiction unifiée du brevet a été signé le 19 février 2013 par 24 États membres de l'Union européenne.

Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

Au terme de la procédure de coopération renforcée impliquant 25 États de l’Union européenne, deux règlements communautaires ont été adoptés le 17 décembre 2012 (v. la Une, LEPI mars 2013) créant une protection unitaire conférée par un brevet (n° 1257/2012) en Europe et précisant les modalités applicables en matière de traduction (n°1260/2012). Le 11 janvier 2013, l’accord sur la juridiction unifiée du brevet (JUB) a été entériné par le Conseil de l’Union européenne, et le 19 février 2013, ouvert à la signature des États membres de l’Union européenne (et seulement eux). Ce même jour, 24 États membres l’ont signé, parmi lesquels figure, de façon surprenante, l’Italie qui contestait jusque-là le régime des traductions et demandait, avec l’Espagne, l’annulation de la procédure de coopération renforcée (CJUE, C-274/11 et C-295/11).

Des trois éléments de ce « paquet brevet », l’accord sur la JUB est incontestablement celui qui apportera les bouleversements les plus importants dans le paysage européen des brevets. La raison essentielle provient de la création d’une juridiction qui disposera d’une compétence exclusive très étendue.

Cette juridiction est composée d’un tribunal de première instance et d’une cour d’appel. Le tribunal est structuré en divisions : une division centrale tricéphale (le siège, à Paris, épaulé par deux sections, l’une à Londres et l’autre à Munich, se répartiront les affaires selon un critère ratione materiae déterminé dans l’Annexe II de l’accord) et des divisions locales (pour un État qui le demande) ou régionales (pour une association d’États). La cour d’appel siège à Luxembourg. Son fonctionnement repose sur une forme d’échevinage puisque des juges « qualifiés sur le plan juridique » et d’autres « qualifiés sur le plan technique » sont associés.

La compétence de la JUB est très étendue car elle couvre le contentieux de la validité des brevets européens qu’ils aient un effet unitaire ou non et celui de leur respect incluant la question essentielle de la réparation. Resteront de la compétence des juridictions nationales, les autres contentieux comme celui de la titularité des droits (inventions de salariés).

Cependant, ces bouleversements importants ne se feront pas sentir avant quelque temps. Tout d’abord, l’accord entrera en vigueur le 1^er janvier 2014 ou après que 13 États auront ratifié ou adhéré à l’accord, sous réserve que, parmi eux, se trouvent les trois pays dans lesquels le plus grand nombre de brevets européens produisent leurs effets. En outre, un régime transitoire de 7 ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord offrira la possibilité d’agir en nullité ou en contrefaçon devant les juridictions nationales.

En revanche, le droit applicable par la JUB est connu puisqu’il s’agit pour l’essentiel du droit de l’Union qu’elle appliquera dans son intégralité et en respectant sa primauté et celui issu de la Convention sur le brevet européen. À cet égard, la JUB pourra poser des questions préjudicielles à la CJUE selon la procédure habituelle.

Il convient de signaler enfin la création d’un centre de médiation et d’arbitrage en matière de brevets dont les sièges sont à Ljubljana et à Lisbonne.

De l'interprétation d'une clause de non-concurrence insérée dans une licence exclusive de brevet

La clause d'un contrat de licence exclusive limitant la liberté de l'inventeur de concurrencer le brevet concédé s'interprète au regard de l'atteinte éventuellement portée aux revendications du premier brevet par la nouvelle invention prétendument concurrente.

CA Paris, 6 févr. 2013, n° 11/00755

M. M. invente un dispositif de régulation en température d’un local. Quoique salarié de la société S., il détient en propre le brevet afférent, mais accorde à son employeur une licence exclusive avant de partir en retraite. Plus tard, il invente un nouveau dispositif poursuivant la même fin régulatrice. Il propose en vain l’exploitation de ce second brevet à S. et le fait in fine exploiter par un tiers.

C’est alors que S. fait un procès à M. M., en arguant de la violation d’une clause de non-concurrence insérée à l’acte. Celle-ci fait interdiction à l’inventeur « d’exercer toute activité à quelque titre que ce soit qui pourrait concurrencer l’exploitation dudit brevet ». S. s’émeut de l’exploitation par ses propres concurrents du second brevet, qu’elle considère comme tombant dans la portée du premier brevet.

La cour d’appel se livre alors à une analyse technique des revendications des deux brevets en présence. S’agissant du premier, elle estime, après avoir rappelé l’état de l’art, que le brevet ne fait que perfectionner des techniques connues de régulation thermique, notamment par le positionnement particulier d’une gaine.

S’agissant du second brevet, elle constate qu’il n’utilise pas la même technique, à défaut de recourir à de l’eau froide ou chaude pour impacter la température de l’air. En outre, lors de la négociation au cours de laquelle S. envisagea de prendre à licence le second brevet, elle avait formellement reconnu que ce dernier ne constituait pas le perfectionnement du premier brevet.

En réalité, le licencié semble avoir complètement perdu de vue la portée de la clause de non-concurrence. Cette clause interdisait à l’inventeur d’exploiter un brevet concurrent et non de commercialiser un produit reposant sur un autre procédé technique.

La Cour a bien reconnu que les deux brevets s’intégraient à des climatiseurs. Ici, la clause limite la liberté de création de l’inventeur, sans l’empêcher de s’affairer dans le même secteur d’activité que son licencié. Mais, il est vrai, le licencié était un ancien patron.

À propos de l'intérêt à agir en nullité à titre principal

La nullité d'un brevet peut être demandée par toute personne ayant un intérêt direct et personnel à agir au sens de l'article 31 du Code de procédure civile.

CA Paris, 6 mars 2013, n° 11/12500

S’il ne fait pas de doute que, selon les termes d’une jurisprudence bien établie, est recevable une demande reconventionnelle en annulation d’un brevet, c’est-à-dire soulevée par voie d’exception pour se défendre contre une action en contrefaçon, le moyen de nullité soulevé par voie d’action, à titre principal, pose la question de l’intérêt à agir du demandeur.

L’arrêt commenté apporte sur ce point d’utiles enseignements.

Tout d’abord, la cour rappelle, assez classiquement, que la nullité d'un brevet peut être demandée par toute personne ayant un intérêt direct et personnel à agir au sens de l'article 31 du CPC et que cet intérêt s'apprécie à la date de l'introduction de l'instance (v. déjà en ce sens TGI Paris, 1^er mars 2002 : PIBD).

Bien que le Code de la propriété intellectuelle n’en dise mot, il était largement admis que l’action en nullité peut être exercée par « toute personne y ayant intérêt », comme le prévoyait déjà l’article 34 de la loi oubliée du 5 juillet 1844 sur les brevets d’invention.

La cour vient préciser également que cet intérêt direct et personnel ne s’entend pas simplement de l’existence d’une relation de concurrence, mais de la démonstration de l'existence d'un « intérêt suffisant visant à libérer une exploitation prochaine de la technique brevetée ou d'une technique ressemblante ».

En ce sens, le droit des brevets est aligné sur le droit des marques selon lequel un demandeur en nullité justifie d’un intérêt à agir lorsque sa demande tend à lever une entrave à l’utilisation du signe dans le cadre de son activité économique.

Enfin, pour refuser l’intérêt à agir, les juges relèvent que les demandeurs n'établissaient pas l'existence d'actes préparatoires ou de projets sérieux de mise en œuvre d'une technique proche des brevets contestés, et que les titulaires des droits n’avaient jamais invoqué une identité réelle ou supposée de l'invention brevetée avec l'objet exploité par les demandeurs.

La prise en considération de ces éléments témoigne ici incontestablement d’un rapprochement entre le régime de l’action en nullité et celui de l’action en non-contrefaçon (CPI, art. L. 615) qui autorise effectivement la personne qui « justifie d’une exploitation industrielle ou de préparatifs effectifs et sérieux » à demander que le breveté prenne parti sur l’opposabilité de son titre.

Du caractère équitable de l'indemnité due au copropriétaire d'un brevet

La rémunération du copropriétaire du brevet est fondée sur l'équité et non sur un pourcentage mathématique des profits obtenus par le copropriétaire exploitant.

CA Rennes, 5 mars 2013, n° 12/00302

L’article L. 613-29 a) du CPI pose le principe de la liberté pour chaque copropriétaire d’un brevet d’exploiter l’invention personnellement ou par le jeu d’une licence non exclusive « sauf à indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licences d'exploitation ».

Fortement contesté en doctrine, le principe d’une contrepartie au profit du copropriétaire non exploitant a néanmoins été retenu par le législateur. D’aucuns craignaient que l’obligation de payer cette indemnité ne constitue un frein à l’exploitation de l’invention ; à cette objection d’ordre économique, d’autres ajoutaient qu’elle serait une prime à l’oisiveté.

Il semble que la Cour de cassation ait pris la mesure de ce risque comme le montre un arrêt récent qui relève, afin de contenir la prétention du copropriétaire non exploitant, qu’il « n’avait pris aucune initiative, ni exposé aucun frais pour exploiter l’invention, bien que rien ne l’en empêchât » (Cass. com., 12 juill. 2011 : LEPI nov. 2011, n° 166).

L’arrêt de la cour d’appel de Rennes semble s’inscrire dans cette même logique que l’on retrouve au stade du calcul de l’indemnité. Après avoir rappelé que « la rémunération du copropriétaire du brevet est fondée sur l’équité », la cour en déduit qu’elle ne peut résulter « d’un pourcentage mathématique des profits obtenus par le copropriétaire exploitant ». Est-ce à dire que l’équité et les mathématiques ne font pas bon ménage ?

On devine que les juges bretons ont, par cette formule, voulu indiquer que la décision en équité qu’il leur faut rendre nécessite une grande liberté d’appréciation des circonstances économiques et techniques. Ils affirment en effet que « l’équité conduit (…) à écarter, pour le calcul de la rémunération du copropriétaire qui n’assume aucun risque d’exploitation, l’application d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par l’autre, ce mode de calcul conduisant à un résultat disproportionné par rapport à l’avantage économique réellement retiré de l’exploitation du procédé breveté ».

Est-ce à dire, cette fois, que l’équité et la prévisibilité des décisions ne font pas bon ménage ?